pátek 11. listopadu 2011

Přeshraniční problémy v patentovém právu

Z povahy věci by se zdálo, že v patentovém právu nemohou žádné přeshraniční problémy vyvstávat. Za stanovených podmínek poskytuje toto právo držiteli patentu časově omezený monopol na jeho vynález. Práva z patentu jsou ale teritoriálně omezena; je-li patent udělen německým patentovým úřadem, platí pouze na území Německa, pouze tam může dojít k porušení práv z tohoto patentu, a tato práva mohou být vymáhána pouze v Německu. Tato charakteristika práv z patentů je obecně známa a není ničím překvapivým. To, co není příliš známo, a co rozhodně stojí za zkoumání, jsou přeshraniční problémy, které vznikají právě kvůli územnímu omezení patentových práv.


První druh přeshraničních problémů souvisí s tím, že pro většinu držitelů patentů je obtížné a často vyloučené z finančních důvodů získat a udržovat patenty ve více než několika málo státech světa. Výsledkem je, že musejí přihlížet, kterak se podle jejich vynálezu vyrábí, užívá a prodává ve státech, kde patent nemají a kde tudíž nemohou práva z patentu vymáhat. Ve snaze postihnout takové užívání jejich patentů, obracejí se k právu v tom státě, kde patent mají, a pokoušejí se využít práv v tomto státě k postižení užívání patentu mimo tento stát. Příkladů ukazujících, jak může být patentové právo vztaženo na aktivity mimo daný stát, je řada. Nabídka učiněná v zahraničí k prodeji předmětu ve státě, kde je takový předmět chráněn patentem, může být postižena právem tohoto státu. Pokud tedy někdo v Norsku nabídne, že prodá vrtné zařízení do USA, může být postižen v USA za porušení patentu USA (viz rozhodnutí v Transocean Offshore v. Maersk zde). V Německu platí, že jakákoli nabídka učiněná v Německu k prodeji v zahraničí předmětu, který je patentován v Německu, je postižitelná podle německého patentového práva. Vystavování na veletrhu CeBIT v Hannoveru by tudíž bylo považováno za porušení německého patentu, pokud by bylo spojeno s nabízením předmětu k prodeji, byť jen do zahraničí (viz rozhodnutí ve věci Zeitlagenmultiplexverfahren zde). Navádění či napomáhání k porušení patentu mohou rovněž vést k postižení těch, kteří jednají v zahraničí.

Další druh přeshraničních problémů v patentovém právu souvisí s vymáháním paralelních patentů – patentů, které jsou uděleny v různých státech na stejný vynález. Pravidlem je, že práva z patentu musí být vymáhána ve státě, kde byl patent udělen – německý patent v Německu, japonský v Japonsku atd. Z pohledu mezinárodního práva soukromého by se mohlo jevit, že toto pravidlo nemá opodstatnění; je běžné, že soudy rozhodují ve věcech podle práva jiného státu, pokud mají pravomoc a příslušnost o sporu rozhodovat a kolizní předpisy určují použít zahraniční právo. Ostatně nařízení EU Řím II (zde) v článku 8 obsahuje úpravu aplikovatelného práva ve sporech o porušení práv duševního vlastnictví. Překážkou rozhodování o porušení zahraničních patentů je ale požadavek respektování suverenity státu, který patent udělil; očekává se, že pouze orgány tohoto státu mají rozhodovat o platnosti patentu. Jelikož rozhodnutí o porušení zahraničních patentových práv často také vyžaduje rozhodnutí o platnosti patentu, některé soudy nechtějí rozhodovat ani o porušení práv. Ve světě existuje pouze několik výjimečných případů, v nichž soudy byly ochotny o porušení zahraničního patentu rozhodovat; společnými znaky těchto případů je, že údajný porušitel měl sídlo či obvyklý pobyt ve státě, kde byl spor rozhodován (nehrozilo tedy nebezpečí, že by se rozhodnutí soudu muselo uznávat a vykonávat v zahraničí), a že se strany dohodly, že platnost zahraničního patentu nenapadnou.

V EU panovaly nejasnosti ohledně rozhodování soudů o porušení patentů udělených v jiných členských státech. Na vině byl sporný výklad článku 22(4) nařízení EU Brusel I o příslušnosti a uznávání a výkonu soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech (44/2001/ES) (zde) a odpovídající článek předchůdce tohoto nařízení, Bruselské úmluvy. Ustanovení se týká výlučné příslušnosti soudů „pro řízení, jejichž předmětem je zápis nebo platnost patentů”, avšak nestanoví, zda takovými řízeními jsou i ta řízení, v nichž platnost patentu vyvstává jako vedlejší otázka. Na neshody ve výkladu tohoto ustanovení reagoval Soudní dvůr EU ve dvou rozsudcích z roku 2006, ve kterých objasnil, že jakékoli rozhodnutí o platnosti patentu musí být ponecháno na orgánech státu, ve kterém byl patent udělen. Tento výklad značně omezuje možnost centralizace řízení o porušení paralelních patentů udělených v různých státech – útokem na platnost patentů může žalovaný velice snadno docílit rozpadu centralizovaného řízení (pokud soud řízení o porušení zahraničních patentů úplně zastaví), nebo alespoň jeho zpomalení, pokud soud řízení přeruší, aby vyčkal rozhodnutí příslušných orgánů jednotlivých států.

I v EU tedy držitelé patentů musí počítat s tím, že vymáhání jejich práv z paralelních patentů bude vyžadovat soudní řízení v jednotlivých státech, a to i tehdy, jde-li o paralelní patentová práva vyplývající z evropského patentu uděleného na základě Evropské patentové úmluvy. Pokud tedy někdo zažaluje v Německu – členském státu EU s největším počtem patentových sporů v EU - porušení práv vyplývajících z německého patentu a britského patentu a žalovaný se bude hájit tím, že patenty by měly být neplatné, v případě německého patentu může německý soud pokračovat v řízení (pokud soud rozhodne, že napadení patentu u Německého patentového úřadu bude pravděpodobně neúspěšné), ale v případě britského patentu bude soud muset řízení buď přerušit nebo zastavit.

V Evropě se nejprve Evropská patentová organizace pokoušela o vyřešení problému s vymáháním paralelních patentových práv, a to vytvořením jednotné soudní struktury, která by umožnila rozhodování o porušení paralelních práv v rámci jediného řízení. Tento projekt byl převzat Evropskou komisí, která se nyní snaží zkombinovat plán pro jednotný patent EU s takovouto soudní strukturou v rámci EU. Vyhlídky na úspěšnost tohoto projektu jsou nejasné; Soudní dvůr EU shledal současný návrh soudní struktury v rozporu s právem EU a některé členské státy zaútočily na projekt jednotného patentu. Je otázkou, do jaké míry je nutné spojovat vznik jednotné soudní struktury s vytvořením jednotného práva. Prozatím minimální zkušenosti s vymáháním jednotných práv v rámci EU – ochrannými známkami Společenství a designy Společenství – naznačují, že jednotným právům neprospívá neexistence jednotné soudní soustavy pro rozhodování o porušování práv, zejména jednotného odvolacího systému, který by přispíval ke sjednocování rozhodovací praxe. Naopak otázkou je, zda by centralizace řízení o paralelních právech, tedy bez existence jednotného práva, nevedla k postupné harmonizaci národních práv, byť i jen prostřednictvím pomalu se sbližujícího výkladu národních práv.

Posledním a nejméně diskutovaným druhem přeshraničních problémů patentového práva je uznání a výkon rozhodnutí o porušení patentových práv v zahraničí. Statistiky dokumentují zvyšující se internacionalizaci patentových sporů v některých státech a tudíž možnou zvyšující se četnost případů, ve kterých soudy vydávají rozhodnutí, která vyžadují uznání a výkon v zahraničí. Rozhodnutí v patentových věcech čelí stejným problémům při uznání a výkonu v zahraníčí jako kterákoli jiná soudní rozhodnutí, ale kromě toho patentové věci vyvolávají některé specifické problémy, zejména při výkonu soudních zákazů (viz např. tento článek).

Přeshraniční problémy nejsou tedy v patentovém právu tak výjimečné, jak by se mohlo zdát. Otevírají řadu zajímavých právních otázek, a kladou specifické nároky na ty, kdož asistují podnikům s mezinárodním působením. Jelikož je s prohlubující se globalizací takových podniků čím dál více, stává se znalost této problematiky nezbytnou pro každodenní praxi řady právníků.

(Zájemci o toto téma se mohou dočíst více v knize Globální patenty: Limity přeshraničního vymáhání práv, která vychází v Oxford University Press v USA v lednu 2012 a která by měla být k dispozici v Evropě v dubnu 2012 (viz informace zde). Kniha také poskytuje obsáhlou bibliografii k tomuto tématu.)

10 komentářů:

Anonymní řekl(a)...

Není to trochu omyl?
1 / Patent přeci nechrání jeho majitele před užíváním, tedy i vystováváním, ale před výrobou dotyčné věci.

2/ Soudit se lze stejně až po udělení patentu, to je cca 2-3 roky od podání přihlášky.

3/ Dnes se rozmohlo hromadné skupování menších patentů a jejich přeprodej, což brání inovacím a malým firmám, které nemají zdroje např. na US soudy s délkou řízení i 7 let, takže je jen dobře, že soudní vymahatelnost je prakticky nulová v rámci Evropy, o Asii s vyjimkou Japonska a Korey ani nemluvě.

4/ Protože pojetí patentového práva v USA a Evropě např. v SW je natolik rozdílné, že jde vlastně o dvě paralelní práva, není se co divit, že se vedou i paralelní spory a neplatí klasické procesní překážky věci rozhodnuté anebo právě běžící.

5/ Hlavní patentový problém dnes je to, že náklday na patentové zástupce v Evropě i při Evropském patentu dělají patent cca 190 dražší než v USA.

Jen pro zajímavost dodávám, že nejvíc patentů má Japonsko, pak USA, Rusko, kt. bylo třetí nemá dnes skoro nic, pak je Čína akol. a někde dole je Německo, Francie, UK ... Co se týče ceny patentů, pak 3% patentů dělá 90% hodnoty všech, hodně z toho je ve Švýcarech (léky). Léky dnes tvoří 80% všech patentů.

Jiří Dohnal

Martin Pánek řekl(a)...

Duševní vlastnictví je nesmysl. http://mises.org/journals/jls/15_2/15_2_1.pdf

Anonymní řekl(a)...

Pane Pánku, nesmysl je něco, co nedává smysl. Patent zde existuje, chrání vynálezce, takže je smysly pojmutelný. Zkuste to. Tapetování si nechte na poslední státnice.
Jiří Dohnal

Marketa Trimble řekl(a)...

Děkuji za podnětné reakce. K poznámce pana Dohnala si dovoluji dodat následující:

V případě vystavování na CeBITu v Hannoveru šlo o nabídku k prodeji - nabídka byla učiněna v Německu, samotný prodej se měl uskutečnit mimo Německo, ale soud rozhodl, že i toto jednání poškozuje německý patent. Německé právo by postihlo i situaci obdobnou situaci v americkém případě Transocean Offshore (nabídka učiněná mimo Německo k prodeji v Německu), ale jako napomáhání či návod k porušování.

Naopak pouhé vystavování na veletrhu v USA by vystavovatele pravděpodobně nevystavilo odpovědnosti za porušení amerického patentu - narozdíl od německého práva, americké právo vyžaduje formální nabídku k prodeji a pouhé vystavování by tak jako nabídka k prodeji posouzeno nebylo.

V USA se každoročně podává více než 2500 žalob v patentových věcech, naprostá většina na porušení práv z patentů. Na dalších místech v počtu podaných patentových žalob jsou Německo a Čína. Trochu statistiky k americké situaci jsem přičinila v článku zde.

Martin Pánek řekl(a)...

Pane Dohnale, mohl byste mi vysvětlit, co myslíte tím tapetováním a posledními státnicemi?

Taktéž vaše definice pojmu nesmysl je sice zajímavá, avšak irelevantní. Podle SSČ: nesmysl, -u m. (6. j. -u) co je bez smyslu, proti rozumu, co nemá n. nedává smysl; něco nerozumného, hloupého, pošetilého; nerozum, pošetilost, hloupost

(A proč je to nerozum, pošetilost, hloupost, se lze dočíst právě v tom linkovaném paperu.)

Huťko řekl(a)...

Ďakujem za veľmi pekný článok.

Na autorku mám otázku, čo si myslíte o prínose nedávneho prípadu eDate Advertising (spojené veci C‑509/09 a C‑161/10) pre cezhraničné patentové spory súvisiace predovšetkým s internetom?

Martin Husovec

Marketa Trimble řekl(a)...

Děkuji za připomenutí rozhodnutí Soudního dvora EU ve věci eDate. Rozhodně nesmírně zajímavé.

Soudní dvůr v eDate rozhodl, že v případě porušení osobnostních práv jednáním na internetu může poškozený žalovat tam, kde je centrum jeho zájmů, a to za poškození jeho osobnostních práv kdekoli. Zatímco doposud v souladu s případem Shevill platilo, že pouze soud v místě žalovaného mohl rozhodnout o všech nárocích.

Bude teď zajímavé, zda rozhodnutí v eDate bude aplikováno mimo oblast osobnostních práv. Podle mého názoru si Soudní dvůr dal záležet na tom, aby zdůraznil, že se rozhodnutí týká jen osobnostních práv. Jenže to v Shevillu bylo také tak a princip byl z toho rozhodnutí zobecněn za hranice osobnostních práv, včetně práv duševního vlastnictví.

V USA nedávno nejvyšší soud státu New York rozhodl v podobné otázce, kterou mu k interpretaci new-yorského státního práva předložil federální soud. Ve věci American Buddha šlo o porušní autorských práv jednáním na internetu. Žalobce - nakladatelství - je v New Yorku, žalovaný nikoli. Soud rozhodl, že v případě poškození autorských práv po internetu žalovaný může být žalován v New Yorku - v místě žalobce. Není ještě jasné, jak to ve věci American Buddha dopadne, protože je na federálním soudu, aby zvážil, zda jsou splněny ústavní limity pro osobní příslušnost v té věci.

V duševním vlastnictví (a jistě i mimo něj) se otevírá řada otázek: Co když žalovaný nevěděl, kde (nebo kdo) je držitelem práv? V jedné z věcí podaných firmou Righthaven soud v Nevadě rozhodl, že žalovaný moc dobře věděl, kde držitel práv je, protože šlo o články z místních novin, které se jmenují "Las Vegas Review-Journal". Co kdyby ale nakladatel těch novin, resp. držitel autorských práv v Las Vegas vůbec nesídlil? Co kdyby název novin vůbec neobsahoval místní název? Pravděpodobně by stačilo, že je v tiráži uvedeno, kdo je držitelem autorských práv.

V obou případech vyvstává otázka, zda a jak bude limitován okruh možných nároků - v New Yorku jde o tzv. specific jurisdiction, v rámci níž lze žalovat pouze v té věci, která žalovaného vystavila osobní přílušnosti soudu.

Bude tedy možno žalovat za poškození veškerých práv, včetně práv vyplývajících ze zahraničního práva? Pokud americký federální soud je ochoten rozhodovat o porušení zahraničních autorských práv, bude tedy rozhodovat i o jejich porušení v případu American Buddha? Nebo bude aplikovat pouze autorské právo USA, ale rozhodne o náhradě veškeré škody - tedy i škody vzniklé mimo USA? Znamená to, že se takovému rozhodnutí má přikládat účinek res judicata mimo USA? Snad pouze, pokud by soud aplikoval hmotné právo daného jiného státu.

Marketa Trimble řekl(a)...

Konkrétně k patentovým věcem: Pokud by soudy mohly na základě článku 5(3) nařízení Brusel I rozhodovat o porušení všech existujících národních patentů v případech porušení po internetu v místě poškozeného, pak by byla možná centralizace řízení o porušení národních patentů, ale jen do chvíle, než by se žalovaný ohradil neplatností zahraničních patentů. Tím by se centralizace buď úplně rozpadla (věc porušení zahraničního patentu odložena) nebo řízení významně prodloužilo (řízení přerušeno do rozhodnutí zahraničních orgánů o platnosti příslušných zahraničních patentů).

Huťko řekl(a)...

Ďakujem.

Osobne som tiež zvedavý či SDEU rozšíri túto svoju teóriu aj na ostatné delikty, najmä z duševného vlastníctva. Niekoľko možností na to možno čoskoro aj bude mať.

V ostatnej súvislosti mi príde celkom rozumný návrh CLIP-u
http://www.ip.mpg.de/shared/data/pdf/clip_brussels_i_dec_06_final4.pdf

Martin Husovec

Marketa Trimble řekl(a)...

Kolegove z CLIPu pripravuji publikaci, ktera bude obsahovat nejen dokument, co je ted k dispozici na internetu, ale take obsahly komentar a problemy. Kniha pry ma vyjit v Oxford University Press v lete 2012.